Caducidade de marca: o que é, quem pode pedir e como se defender

Caducidade de marca é a extinção do registro do INPI quando o titular não cumpre o dever de usar a marca: não iniciou o uso em 5 anos, interrompeu o uso por mais de 5 anos seguidos, ou descaracterizou a marca a ponto de mudar seu caráter distintivo original. Qualquer pessoa com legítimo interesse pode pedir; o titular intimado tem 60 dias para provar o uso ou justificar o desuso.

Esse é um dos poucos instrumentos da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96, a LPI) que não trata de conflito entre marcas parecidas, mas de uma marca registrada e não usada. E é justamente por isso que ele interessa a quem faz monitoramento de marcas no INPI: uma marca caduca, na prática, não deveria estar bloqueando ninguém.

O que é a caducidade de marca

O artigo 143 da LPI estabelece que o registro caducará, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 5 anos da concessão, na data do requerimento, ocorrer uma das seguintes situações:

1. o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
2. o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos, ou a marca tiver sido usada, nesse mesmo prazo, com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como consta do certificado de registro.

Repare que a lei conta o prazo a partir da concessão do registro, não do depósito. Uma marca recém-registrada, ainda que o processo tenha levado anos para andar, só se sujeita à caducidade depois de completados os 5 anos da decisão que concedeu o registro.

Quem pode pedir a caducidade

A lei fala em “qualquer pessoa com legítimo interesse”. Não é uma ação que o INPI abre de ofício: precisa de requerimento de um terceiro que demonstre interesse na extinção daquele registro específico. Na prática, esse interesse costuma aparecer justamente em quem esbarrou na marca não usada: alguém que teve um pedido de registro indeferido, ou uma oposição recebida, por colidência de marcas com um sinal que, ao ser investigado, não está mais (ou nunca esteve) em uso.

Qual é o prazo para o titular se manifestar

Protocolado o pedido de caducidade, o INPI intima o titular do registro. A partir dessa intimação, o titular tem 60 dias para se manifestar, conforme o §2º do artigo 143 da LPI. Perder esse prazo, sem apresentar prova de uso nem justificativa de desuso, é o caminho mais direto para perder o registro.

Sessenta dias é um prazo curto para reunir provas de uso, principalmente quando a marca é usada de forma mais discreta (em contratos, em canais B2B, em mercados regionais) e não deixa rastro óbvio em uma busca rápida. Por isso, do lado de quem é titular, a hora de organizar as provas de uso é antes de qualquer intimação, não depois.

De quem é o ônus de provar o uso

O mesmo §2º do artigo 143 resolve essa dúvida sem margem para interpretação: cabe ao titular o ônus de provar o uso da marca ou de justificar seu desuso por razões legítimas. Quem pede a caducidade não precisa provar que a marca não é usada; basta apresentar o requerimento dentro dos requisitos do artigo 143. É o titular intimado que precisa trazer as provas, invertendo a lógica que normalmente se espera de quem alega um fato.

Essa distribuição do ônus é o que torna a caducidade um instrumento relativamente acessível para quem investiga uma anterioridade: não é preciso reunir prova negativa (provar que algo não aconteceu), só apontar a marca registrada há mais de 5 anos e deixar que o próprio titular, se puder, demonstre o uso.

O que conta como desuso justificado

O §1º do artigo 143 prevê que não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. A lei não lista quais razões seriam essas: cabe a quem alega demonstrar, no caso concreto, que a inatividade decorreu de circunstância alheia à sua vontade, e não de simples desinteresse pela marca.

Vale ainda observar duas regras vizinhas que também tratam da extensão da caducidade:

• o artigo 144 prevê que o uso deve compreender os produtos ou serviços do certificado, sob pena de caducidade parcial em relação aos itens não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada;
• o artigo 145 impede que se conheça de um novo pedido de caducidade se o uso já tiver sido comprovado, ou o desuso já tiver sido justificado, em processo anterior requerido há menos de 5 anos.

Ou seja: uma marca que já passou por um processo de caducidade recente, com decisão favorável ao titular, está protegida de um segundo pedido idêntico dentro desse período.

Como a caducidade entra na estratégia de quem encontrou uma anterioridade

É aqui que a caducidade deixa de ser só um tópico da LPI e vira ferramenta de trabalho. Quando a busca de anterioridade aponta uma marca registrada que trava o pedido do seu cliente, colidente na classe e no segmento, a primeira pergunta não deveria ser apenas “essa marca é parecida?”, mas também “essa marca está em uso?”. Se a resposta for não, e já tiverem se passado 5 anos da concessão, a caducidade é um caminho para destravar o registro, em vez de depender só de argumentar contra a colidência.

Esse cruzamento entre colidência de marcas e uso real do registro é parte do que dá substância a um monitoramento de marcas no INPI bem feito: não basta identificar que uma marca anterior existe, é preciso avaliar se ela ainda representa um obstáculo de fato. O acompanhamento de colidências do MyPI ajuda a mapear essas anterioridades, com o histórico do processo e a data de concessão à mão, para decidir se vale a pena investigar o uso antes de partir para outra estratégia. Conheça o monitoramento e a análise de colidências do MyPI.

Quando a caducidade não é o caminho, porque a marca está em uso ou o prazo de 5 anos ainda não se completou, a alternativa de quem enfrenta uma anterioridade continua sendo a defesa técnica do próprio pedido ou, se for o caso, a oposição de marca no momento certo.

O que fica

A caducidade não é uma disputa entre marcas parecidas: é uma cobrança sobre o dever de usar o que foi registrado. Para quem pede, o requisito é legítimo interesse e uma marca com pelo menos 5 anos de concessão sem uso, sem uso contínuo, ou descaracterizada. Para quem defende, o prazo é de 60 dias e o ônus de provar o uso (ou justificar o desuso) é seu. Conhecer esse instrumento, e saber identificar quando ele se aplica, é parte do trabalho de quem investiga uma anterioridade antes de decidir o próximo passo.

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